Enregistrer une marque à l’INPI : le choix essentiel des classes, la recherche d’antériorité pour éviter tout risque d’opposition
La marque a pour fonction essentielle de distinguer des produits et services d’une entreprise de ceux provenant d’une autre. Vous pouvez constituer votre marque en utilisant tout signe, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement. Concrètement, la marque peut être un mot, un nom, un slogan, un logo, un dessin etc., ou la combinaison de ces différents éléments. Par exemple, il possible de déposer une marque verbale tel que « Chat noir » avec un dessin de chat noir. Il s’agira alors d’une marque semi figurative (verbale + figurative).
Toutefois, pour qu’elle puisse être complètement efficace, elle doit être enregistrée. A ce titre, l’enregistrement national est la voie la plus commune (auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle « INPI » pour la France). Si votre activité ne s’arrête pas aux frontières de la France, il faut alors savoir que la protection reconnue au niveau national peut être prolongée au niveau international auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) par l’enregistrement international ou auprès de l’Union Européenne (l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle) sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne (28 États membres).
Vous pouvez déposer votre marque au nom du fondateur ou au nom de la société. Cela veut dire que vous pouvez déposer votre marque soit au nom de votre société, si vous en avez créée une, soit à votre propre nom.
La première question à se poser est celle relative au budget que vous envisagez de consacrer au dépôt de sa marque, lequel dépend pour l’essentiel de la couverture territoriale recherchée. Aux coûts inhérents aux procédures de dépôts dans différents pays s’ajoutent des coûts de recherches d’antériorités qui ne sont pas négligeables.
À titre d’exemple, les taxes de dépôt d’une marque en France pour une classe de produits ou services s’élèvent à 250 € (dépôt « papier ») ou 210 € (dépôt électronique). Par comparaison, la protection par la marque de l’Union européenne dans 28 États membres s’élève, dans les mêmes conditions, à 1.000 € (dépôt « papier ») ou 850 € (dépôt électronique). Si la voie internationale est choisie, le montant des taxes dépend des pays désignés, selon qu’ils sont membres de l’Arrangement et/ou du Protocole de Madrid. Les taxes exigées lors d’un enregistrement international sont toujours moins élevées que les taxes exigées lors d’un dépôt national.
Les étapes essentielles vers l’enregistrement d’une marque sont les suivantes.
- Le choix des produits et services protégés par la marque.
Le signe choisi doit en soi être apte à distinguer des produits et services de votre entreprise de ceux ayant une autre origine. La marque est un signe associé à une liste de produits et services. Afin d’établir cette liste, vous devez réfléchir à votre domaine d’activité actuel et quels sont les développements prévisibles ou souhaités de son commerce. Pour vous faciliter la tâche, il suffit de consulter la liste des classes publiée en ligne par l’INPI. Pour chaque classe, des produits et/ou des services sont identifiés. Le jeu consiste donc à identifier les classes qui concernent les produits / services que vous entendez protéger par le dépôt de votre marque. Il est inutile de procéder à des dépôts pour une multitude de produits ou services pour lesquels vous n’avez pas d’intérêt immédiat ou prévisible. D’une part, le coût des dépôts dépend du nombre de classes de produits ou services désignés. D’autre part, sachez que les marques sont soumises à une obligation d’usage, de sorte qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans, une marque inexploitée pour certains produits ou services peut être révoquée en partie. Enfin, un dépôt débordant de manière excessive de votre domaine d’activité vous expose au risque inutile d’actions de titulaires de droits antérieurs opérant dans des domaines très distincts !
- La recherche d’antériorités
Il est fortement recommandé de procéder à une recherche d’antériorités. Cette recherche permet de déterminer, bien qu’avec une marge d’incertitudes, le risque futur que vous ne vous exposiez à une opposition (à savoir une action administrative formée devant l’office des marques considéré) ou à une action en contrefaçon de la part de tiers titulaires de droits antérieurs.
Ces recherches d’antériorités devraient être effectuées dans chacun des territoires où la marque est destinée à être déposée et pour chaque classe de produits et services pour lesquels le dépôt est projeté. Ces recherches sont effectuées dans le registre des marques des pays considérés (https://www.inpi.fr/fr/comprendre-la-propriete-intellectuelle/la-marque/la-recherche-de-disponibilite et https://www.tmdn.org/network/ ). Ces recherches peuvent être complétées par des recherches au sein du Registre du Commerce et des Sociétés de ces pays, étant entendu que les dénominations sociales et noms commerciaux peuvent sous certaines conditions constituer des droits antérieurs opposables à une marque postérieure.
Vu la complexité d’une recherche d’antériorité, il est fortement conseillé de faire recours à un conseil spécialisé, tel qu’un avocat ou un conseil en propriété industrielle. Certes, cela représente un coût mais il s’agit d’un réel investissement. Cela vous permettra d’éviter tout risque de conflits avec d’autres marques déjà déposées et donc éviter des frais de justice qui peuvent être bien plus élevés.
- La procédure d’enregistrement
Si vous n’êtes pas certain que vous allez utiliser votre marque en dehors du territoire français, il vaut mieux commencer par un simple dépôt en France. Les avantages d’un premier dépôt national auprès de l’INPI peuvent être résumés comme suit :
- l’investissement (210 ou 250 € pour trois classes de produits et services, selon que le dépôt a été effectué en ligne ou « sur papier », puis 42 € pour chaque classe de produits ou services supplémentaire) est limité ;
- la procédure d’enregistrement est rapide (en moyenne cinq mois à compter du dépôt s’il n’y a pas d’opposition, douze mois dans le cas contraire) ;
- l’examen des conditions de protection par l’INPI est plus souple que l’examen effectué à l’international ;
- le dépôt français sert de « test » de validité et de disponibilité pour une protection internationale : si l’INPI refuse la marque au motif que les conditions de protection ne sont pas remplies ou s’il existe une marque antérieure opposée à l’enregistrement de la vôtre, ce n’est pas la peine d’envisager un dépôt communautaire ou international !
La publication de la demande de marque intervient dans un délai de six semaines au Bulletin des marques. L’INPI procède ensuite à l’examen des formalités (classification etc.) et de la validité de la marque. En cas de refus préliminaire par l’examinateur, le déposant peut déposer des observations et, le cas échéant, tenter de surmonter un motif absolu de refus par la preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage. Parallèlement à l’examen par l’INPI, la publication de la demande de marque ouvre une période de deux mois pendant laquelle la marque peut faire l’objet d’une opposition. L’opposition est une procédure qui permet au propriétaire d’une marque antérieure de s’opposer à l’enregistrement de la demande de marque, s’il estime que celle-ci porte atteinte à ses droits. C’est le cas lorsque, du fait de l’identité et/ou similitude des signes et des produits ou services, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine commerciale des marques. Une procédure d’opposition peut se révéler très coûteuse… d’où l’intérêt d’effectuer une recherche d’antériorité en amont !
Propos de Sarah Giammatteo @LedByHER